Ved bruk av andres eiendeler skal den som utnytter tingen med viten om at den tilhører noen andre, betale vederlag for bruken. Dette gjelder også for bruk av andres immaterielle rettigheter, som for eksempel varemerker.

Den 16. november avsa Høyesterett en prinsipiell dom om hvordan man skal foreta kompensasjonsberegning ved urettmessig bruk av konkurrenters varemerker ved annonsering på internett etter varemerkeloven § 58.

Kort om sakens bakgrunn

Saken gjaldt tre selskaper som alle selger vedlikeholdsfrie PVC-gjerder til forbrukere. Et relativt nyoppstartet selskap, Kystgjerdet AS, ønsket å utfordre de mer etablerte selskapene Norgesgjerde og Vindex. Både Norgesgjerde og Vindex er beskyttede varemerker for PVC-gjerder.

Som et ledd i markedsføringen kjøpte Kystgjerdet annonseplasser gjennom Google Ads. Denne typen markedsføring innebærer at en virksomhet kjøper utvalgte søkeord som skal sikre at lenker til deres varer og tjenester kommer foran konkurrentenes i Googles treffliste. Dersom flere kjøper samme søkeord, vil rangeringen avhenge av hvem som har betalt mest for søkeordet.

I 2018 kjøpte Kystgjerdet en lang rekke søkeord, bland annet NORGESGJERDE og VINDEX. Ved søk på disse ordene dukket dermed en annonse for Kystgjerdet opp. I Bank Norwegian-dommen (HR-2021-2479-A) slo Høyesterett fast at kjøp av konkurrentens navn i Google Ads er et uttrykk for «sunn og lojal konkurranse» og dermed lovlig markedsføring.  

Det sentrale i denne saken er at Kystgjerdet også hadde kjøpt Google-tjenesten Dynamic Keyword Insertion. Tjenesten sørger for at dersom noen søker på et søkeord som er kjøpt, vil søkeordet komme opp som en del av annonsen på Google. Dette innebar at i mer enn 90 prosent av treffene som kom opp ved søk på disse søkeordene, ble også varemerkene NORGESGJERDE og VINDEX vist som en del av overskriften i annonsen.

I lagmannsretten ble det rettskraftig avgjort at denne bruken av varemerkene i annonseteksten var i strid med varemerkerettighetene til Norgesgjerde og Vindex. Lagmannsretten hadde også rettskraftig avgjort at bruken av varemerkene var grovt uaktsom. Høyesterett skulle altså bare vurdere hvordan utmålingen av kompensasjonen for den ulovlige bruken skulle gjøres.
 

Høyesteretts syn på saken

Innledningsvis i Høyesteretts argumentasjon vises det til varemerkelovens kapittel 8 som regulerer sanksjoner mot varemerkeinngrep. De to viktigste sanksjonsmulighetene er varemerkeloven § 57 som legger til grunn at rettighetshaveren kan få dom slik at inngriperen forbys å gjøre inngrepet igjen, og § 58 om at rettighetshaveren kan kreve erstatning og/eller vederlag fra inngriperen for den ulovlige bruken.

I denne saken hadde Kystgjerdet selv frivillig avsluttet den urettmessige bruken. Det var dermed opp til Høyesterett å fastslå hvordan vederlaget og/eller erstatningen til Norgesgjerde og Vindex skulle utmåles.

Varemerkeloven § 58 første og annet ledd regulerer hvordan utmålingen av kompensasjon skal skje. De sentrale hensynene bak bestemmelsen er rettighetshaverens behov for kompensasjon og prevensjonshensynet.

I bestemmelsens første ledd finner vi tre ulike utmålingsgrunnlag. Dersom inngriperen har handlet uaktsomt, skal rettighetshaveren ha krav på det beløpet som blir høyest etter de tre alternativene.

I tilfeller der inngriperen har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig bestemmer varemerkeloven § 58 annet ledd at vederlaget kan fastsettes til «det dobbelte av en rimelig lisensavgift for utnyttelsen».

Høyesterett vurderte alle de ulike alternative beregningsmåtene som var påberopt i saken, men kom frem til at det manglet dokumentasjon for å kunne fastslå rettighetshavernes fortjenestetap eller utmåle et konkret erstatningsbeløp for den ulovlige bruken. Det ble også konkludert med at det ikke var mulig å si noe spesifikt om Kystgjerdets vinning som følge av bruken.

I dommen ble det derfor konkludert med at Kystgjerdet skulle betale til rettighetshaverne et vederlag som svarer til en «rimelig lisensavgift».

Hva er «rimelig lisensavgift»?

Innledningsvis viser Høyesterett til at alternativet kan ses på som et utslag av det generelle prinsippet om at den som bruker en annens eiendom med kunnskap om at han ikke har rett til det, skal betale vederlag for bruken.

Etter en gjennomgang av relevante rettskilder oppsummerer Høyesterett i avsnitt 56 at «lisensavgiften [skal] avspeile rettighetens verdi og omfanget av den ulovlige utnyttelsen. Fastsettelsen beror på et skjønn, og domstolene vil ha et spillerom for å finne frem til hva som ut fra den aktuelle rettighetens verdi utgjør en rimelig lisensavgift for utnyttelsen».

Den konkrete utmålingen i saken

Når det gjelder den konkrete utmålingen i saken, konkluderte Høyesterett med at det ikke fantes økonomiske faktorer som var egnet til å gi et rimelig utgangspunkt for fastsettelsen av hva en rimelig lisensavgift ville vært. Høyesterett fastsatte derfor lisensavgiften som et engangsbeløp etter skjønn.

I lagmannsretten ble det tatt utgangspunkt i at lisensavgiften til Vindex før dobling skulle vært  515 000 kroner og for Norgesgjerde 570 619 kroner. Høyesterett understreket imidlertid at det er liten grunn til å differensiere selskapene, og at den ulovlige bruken av varemerkene kun utgjorde en liten del av Kystgjerdes markedsføring. På bakgrunn av dette kom Høyesterett frem til at 400 000 kroner til hvert av selskapene vil utgjøre en rimelig lisensavgift.

Som følge av at Kystgjerdet hadde opptrådt grovt uaktsomt ved varemerkekrenkelsen skulle lisensavgiften dobles til 800 000 kroner til hvert av selskapene, jf. varemerkeloven § 58 annet ledd.
 

Oppsummering

Dommen avgjør hvordan kompensasjonen skal utmåles ved ulovlig bruk av andres varemerker i annonsering.

Som følge av dommen vil det være adgang til å foreta en mer skjønnsmessig vurdering av utmåling i tilfeller hvor det er få eller ingen konkrete økonomiske holdepunkter for å anslå en rimelig lisensavgift.

Del på facebook

Del på LinkedIn